BGH: X ZR 149/12 – Stahlbauteil

Der BGH hat mit Urteil vom 20.10.2015 in der Sache X ZR 149/12 – Stahlbauteil über den Sachverhalt einer wiederrechtlichen Entnahme entschieden.

Sachverhalt:

Klägerin und Beklagte haben im Rahmen eines gemeinsamen Projekts kooperiert, Hierbei erhielt die Beklagte unter Geltung einer Vertraulichkeitsvereinbarung detaillierte Kenntnisse der Technologie der Klägerin. Mit diesen Kenntnissen meldete die Beklagte abredewidrig ein deutsches Patent (DE 10 2005 054 847) an.

Im Zuge einer Auseinandersetzung zwischen der Klägerin und der Beklagten um die Berechtigung am Gegenstand dieser Anmeldung und während des Laufs einer diesbezüglich vereinbarten Stillhaltefrist nahm die Beklagte die Anmeldung am 12. Oktober 2005 zurück und informierte die Klägerin darüber nachträglich. Die Klägerin meldete daraufhin ihrerseits am 17. November 2005 einen identischen Gegenstand zum deutschen Patent an (DE 10 2005 055 374 A1).Zwei Tage zuvor, am 15. November 2005, hatte die Beklagte das Streitpatent angemeldet.

Die Klägerin  beantragte darauf hin vor dem zuständigen Landgericht, die Beklagte zu verurteilen, das Streitpatent auf die Klägerin zu übertragen und in seine Umschreibung einzuwilligen, Auskunft darüber zu erteilen und Rechnung zu legen, in welchem Umfang und auf welche Art die Beklagte und/oder von dieser autorisierte Dritte seit dem 5. Oktober 2007 streitpatentgemäße Bauteile hergestellt, angeboten, in Verkehr gebracht oder zu diesen Zwecken entweder eingeführt und/oder besessen haben und/oder wie sie die dem Patent zugrundeliegende Erfindung sonst wirtschaftlich verwertet haben. Darüber hinaus hat die Klägerin beantragt, die Beklagte zu verurteilen, gegenüber dem deutschen Patent- und Markenamt zuzustimmen, dass allein die Klägerin als Erfinder genannt wird, und festzustellen, dass die Beklagte für die aus der Eigen- und Fremdnutzung oder in sonstiger Weise aus der Rechtsstellung als Anmelder gezogenen Vorteile ausgleichspflichtig und der Klägerin zum Ersatz allen Schadens verpflichtet sind, der dieser aus der unberechtigten Anmeldung des Streitpatents entstanden ist; ferner, festzustellen, dass die Beklagte der Klägerin gesamtschuldnerisch den gesamten aus der unrichtigen Erfinderbenennung entstandenen Schaden zu ersetzen haben.

Nach Berufung und Revision entschied der BGH u.a. durch folgenden Leitsatz:

Ob ein Berechtigter die Übertragung einer Patentanmeldung oder die Einräumung einer Mitberechtigung daran verlangen kann bzw. ob ein Anspruch auf Nennung als (Mit-)Erfinder besteht, erfordert einen prüfenden Vergleich der zum Patent angemeldeten Lehre mit derjenigen, deren widerrechtliche Entnahme geltend gemacht wird. Dazu ist in erster Linie zu untersuchen, inwieweit beide Lehren übereinstimmen. Ob eine widerrechtliche Entnahme vorliegt, lässt sich in der dafür vorzunehmenden Gesamtschau zuverlässig nur auf der Grundlage festgestellter Übereinstimmungen zwischen der als entnommen geltend gemachten und der angemeldeten Lehre beurteilen (Weiterführung von BGH, Urteil vom 11. November 1980 - X ZR 58/79 , BGHZ 78, 358 ff. - Spinnturbine II und Urteil vom 17. Januar 1995 - X ZR 130/93 , Mitt. 1996, 16, 18 - Gummielastische Masse I).

Fazit:

Vertraulichkeitsvereinbarung sind grundsätzlich gut und oft nur das einzige Mittel, Kooperationen einzugehen oder Produkt-Entwürfe potentiellen Kunden zu präsentieren. Aber die Belastbarkeit dieser Vereinbarungen sind fraglich, wenn die Gegenseite es darauf ankommen lässt, insbesondere dann, wenn die Gegenseite auf Grundlage der vertraulichen Informationen selbst ein Schutzrecht anmeldet. Ist ein Nachweis nicht möglich, was alles offenbart wurde und unter die Vertraulichkeitsvereinbarung fällt, ist deren Durchsetzung teuer und nicht zwingend mit Erfolg gekrönt.

Daher ist es angeraten, eine genaue und nachvollziehbare Dokumentation zu führen, um die eigenen Ansprüche belastbar nachweisen zu können.